1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ

1. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

— целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды;

———————————
См., например: Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

— если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор считается незаключенным. Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (п. 13.6, 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.);

— по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе правообладателем (ограниченная легальная монополия).

2. Пункт 3 ст. 1233 ГК РФ закрепляет в числе договоров о распоряжении исключительным правом презумпцию лицензионного договора, если только в нем прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объеме. Исключение составляют лишь случаи приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект (см. комментарий к ст. 1240 ГК).

3. Для всех лицензионных договоров в комментируемой статье унифицированы следующие положения:

— существенные (о предмете договора, способах использования) и специальные условия лицензионного договора (о сроке, территории). Лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права;

— презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором;

— права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату;

— сохранение прав лицензиата при отчуждении исключительного права;

— отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата представлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, защита прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором;

— письменная форма лицензионного договора. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда предметом договора являются подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, лицензионный договор подлежит государственной регистрации. Исключения из общего правила о письменной форме лицензионного договора предусмотрены в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи и п. 2 ст. 1286 ГК РФ.

Статья 1235. Лицензионный договор

Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ:

1. Термин "лицензионный договор" вводится как родовой термин для договоров, относящихся к любым объектам, охраняемым в соответствии с разд. VII ГК РФ.

2. Определение лицензионного договора дается в абз. 1 п. 1 данной статьи. Здесь же названы стороны этого договора: лицензиар - обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат - сторона, которой предоставляется право использования.

И лицензиаром, и лицензиатом могут выступать как граждане, так и юридические лица.

3. Поскольку в определении договора нет указаний на обязанность лицензиата уплатить вознаграждение лицензиару, следует считать, что лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным (см. также п. 5 комментируемой статьи).

4. В определении лицензионного договора указывается на то, что лицензиар "предоставляет" или "обязуется предоставить" лицензиату право использования. Аналогичная формулировка содержится в определении договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК РФ), а также в определениях лицензионных договоров, относящихся к отдельным охраняемым объектам (ст. 1286, 1367, 1489 ГК РФ и др.). Об этой формулировке см. п. 4 комментария к ст. 1234.

Фактически лицензионные договоры всегда являются консенсуальными.

5. В определении лицензионного договора не указывается на обязанность лицензиата использовать охраняемый объект. Это значит, что из самого договора такая обязанность не вытекает. Однако она может быть предусмотрена договором.

6. В абзаце 2 п. 1 рассматривается вопрос о той сфере, в какой право использования считается предоставленным по лицензионному договору.

Лицензиат вправе использовать охраняемый объект только в тех пределах и теми способами, которые предусмотрены договором.

При определении сферы действия прав, предоставленных договором, кроме того, действует презумпция, указанная во второй фразе абз. 2 п. 1: если то или иное правомочие по использованию права прямо не указано в лицензионном договоре, считается, что оно не предоставлено лицензиату.

Слово "прямо" не следует понимать буквально: предоставляемые по договору правомочия могут быть указаны и общим образом. См. также п. 5 комментария к ст. 1233 ГК РФ.

При толковании лицензионного договора применимы все нормы ст. 431 ГК РФ.

7. Пункт 2 комментируемой статьи относится к форме этого договора - договор должен быть заключен в письменной форме. Однако из этой нормы есть исключение: ГК РФ может предусмотреть для отдельных случаев "иное", например допустимость устных лицензионных договоров.

Все остальные требования, содержащиеся в п. 2, идентичны тем, которые содержатся в п. 2 ст. 1234 ГК РФ в отношении договоров об отчуждении исключительного права (см. п. 4 комментария к ст. 1234).

8. Пункт 3 посвящен территории действия лицензионного договора.

Первая фраза п. 3 содержит положение о том, что в лицензионном договоре должна быть указана территория допустимого (или, как сказано в ГК РФ,- "допускаемого") использования объекта договора.

Во второй фразе п. 3 установлены последствия неуказания в договоре этой территории: лицензиат вправе осуществлять использование охраняемого объекта "на всей территории Российской Федерации". Из выражения, примененного во второй фразе п. 3, строго говоря, должен быть сделан вывод о том, что в договоре может быть указана часть территории России, а указание на всю территорию России является максимально допустимым. Но оба этих вывода не соответствуют сложившейся практике, которую законодатель, по-видимому, не имел намерений изменить, вводя новые нормы.

Вопрос о территориальных пределах действий лицензионных договоров должен решаться применительно к отдельным категориям охраняемых объектов.

9. Некоторые объекты, получающие охрану в соответствии с разд. VII ГК РФ, охраняются при условии их государственной регистрации: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки (за некоторыми исключениями), наименования мест происхождения товаров.

Следует полагать, что именно в отношении таких охраняемых объектов в п. 6 комментируемой статьи предусматривается необходимость указания "номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право".

В лицензионных договорах, относящихся к этим объектам, максимально допустимой территорией действия является территория России, ибо, например, российский патент или российское свидетельство на товарный знак за пределами России не действует.

10. Многие иные объекты, указанные в комментируемой статье, охраняются автоматически, без государственной регистрации. Например, авторские права на произведения науки, литературы и искусства, если принять во внимание действие международных договоров Российской Федерации, практически "не знают границ", охраняются не только в России, но и подавляющем числе зарубежных стран.

Поэтому в лицензионных договорах, относящихся к таким объектам, зачастую лицензиат получает права на использование во всем мире ("мировые права") или, по крайней мере, права, не ограниченные территорией России.

11. С большой осторожностью следует относиться к случаям включения в лицензионные договоры указаний о том, что они действуют только на части территории России (исключение составляют коммерческие обозначения - см. ст. 1539 ГК РФ).

В соответствии с такими договорами (а они встречаются на практике, в частности в отношении патентов на изобретения) использование охраняемого объекта на части территории России разрешается, а значит, на остальной части территории России - запрещается. Это приводит, с большой долей вероятности, к нарушению принципа свободного перемещения на всей территории России товаров, услуг и финансовых средств () и к ничтожности заключенной сделки.

12. Пункт 4 комментируемой статьи относится к сроку лицензионного договора.

В абзаце 1 этого пункта устанавливается, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект.

Эта очевидная норма имеет аналоги в ГК РФ: п. 4 ст. 187 (срок действия доверенности, выдаваемой в порядке передоверия); абз. 2 п. 2 ст. 615 (срок договора субаренды); п. 4 ст. 685 (срок договора поднайма жилого помещения).

Следует считать, что если срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, то это обстоятельство не должно приводить к недействительности договора; последствие должно быть иным: такой договор должен действовать в течение срока действия исключительного права.

13. В абзаце 2 п. 4 установлено, что если лицензионный договор не содержит указаний на срок его действия, то он считается заключенным на пятилетний срок. По истечении этого срока договор следует считать автоматически прекращенным; подлежат применению нормы, предусмотренные п. 3 и 4 ст. 425 ГК РФ.

Общее правило о пятилетнем сроке действия такого договора может быть изменено ГК РФ в отношении некоторых лицензионных договоров.

14. В абзаце 3 п. 4 предусматривается, что при прекращении действия исключительного права прекращают действие и основанные на нем лицензионные договоры.

Эта норма должна применяться к случаям как досрочного, так и обычного прекращения исключительного права. Подлежат применению нормы, установленные п. 3 и 4 ст. 425.

В том случае, если исключительное право прекратило свое действие, но затем было восстановлено органом исполнительной власти (ст. 1400 ГК РФ) или судом, следует считать автоматически восстановленным и лицензионный договор, основанный на этом исключительном праве.

Если лицензионный договор относится к нескольким объектам права (например, к запатентованному изобретению и к секрету производства), то прекращение срока действия одного (или некоторых) из них влечет не прекращение действия договора, а его изменение. При этом должны учитываться нормы ст. 180 ГК РФ.

15. Нормы, содержащиеся в п. 5, касаются возмездности лицензионных договоров. Эти нормы тождественны содержащимся в п. 3 ст. 1234 нормам о возмездности договоров об отчуждении исключительных прав. К п. 5 в этой связи применим комментарий, относящийся к п. 3 ст. 1234 ГК РФ.

16. В пункте 6 установлены обязательные, необходимые условия лицензионного договора. При отсутствии этих условий договор считается ничтожным.

17. Лицензионный договор должен содержать указание на охраняемый объект, являющийся предметом договора.

Если исключительное право на охраняемый объект подтверждается (удостоверяется) каким-либо документом, например патентом или свидетельством, то в договоре обязательно должны содержаться ссылки на номер и дату выдачи такого документа. Однако если исключительное право возникает независимо от выдачи какого-либо документа, то ссылка на определенный документ не должна считаться обязательной; это относится, в частности, к программам для ЭВМ, базы данных и топологиям интегральных микросхем.

Следует учитывать, что даже при наличии документа, удостоверяющего исключительное право, лицензионный договор может относиться не к охраняемому объекту целиком, а лишь к его части; это обстоятельство обязательно должно быть отражено в лицензионном договоре.

Так, лицензионный договор, относящийся к патенту на изобретение, может затрагивать не все пункты формулы изобретения, а только некоторые из них.

Лицензионный договор, относящийся к товарному знаку, может предусматривать предоставление права использования товарного знака только на отдельные виды товаров.

Лицензионный договор, относящийся к использованию исполнения, должен обязательно устанавливать, о каком исполнении идет речь, ибо каждый акт исполнения приводит к появлению самостоятельного объекта права.

Наконец, в авторских произведениях часто имеются варианты, повторы и т.п. Поэтому лицензионный договор на неоднократно публиковавшееся авторское произведение должен указывать, о каком варианте произведения речь идет в договоре (например, "лицензия предоставляется на использование произведения, которое было опубликовано издательством "Наука" в 1984 г.).

Особое внимание следует уделять точности и конкретности при указании на предмет договора, если договор заключается в отношении еще не созданного объекта.

18. Пункт 6 предусматривает, что в лицензионном договоре должны быть указаны также способы использования предмета этого договора. Об этих способах уже говорилось в п. 1 (см. также комментарий к п. 1).

При формулировке способов использования охраняемых объектов, предоставляемых по лицензионному договору, целесообразно воспользоваться указанными в ГК РФ способами использования исключительных прав, составляющими содержание исключительного права (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Так, способы использования авторского произведения указаны в ст. 1270 ГК РФ, способы использования изобретения, полезной модели, промышленного образца - в ст. 1358, способы использования товарного знака - в ст. 1484 ГК РФ и т.д.

При этом следует учитывать, что все содержащиеся в этих статьях перечни правомочий являются не закрытыми, не исчерпывающими. Кроме того, любой способ такого использования является делимым, а потому лицензионный договор может предусматривать предоставление лишь части такого правомочия.

Сами правомочия (способы использования) могут быть указаны в лицензионном договоре либо конкретно, по отдельности, либо общим способом.

Возможно указание о том, что по лицензионному договору предоставляются либо все правомочия, принадлежащие лицензиару, либо все правомочия, за исключением некоторых, указываемых конкретно.

19. Пунктом 7 устанавливается, что если исключительное право на объект, являющийся предметом лицензионного договора, перешло к новому правообладателю (не являющемуся лицензиаром), то лицензионный договор сохраняет силу, он не изменяется и не расторгается.

Аналогичные нормы содержатся в ГК РФ в отношении договоров, включающих вещно-правовые элементы: залог (ст. 353), аренду (ст. 617), жилищный наем (ст. 675).

Как известно, переход исключительного права от прежнего правообладателя к новому может происходить как независимо от воли прежнего правообладателя, так и по его воле. В последнем случае происходит отчуждение исключительного права по договору.

Понятие "переход", употребленное в п. 7, включает как переход независимо от воли прежнего правообладателя, так и передачу права.

Вместе с тем п. 7 не решает вопрос о том, как должен осуществляться этот переход (передача) права при наличии действующего лицензионного договора: с согласия лицензиата или без его согласия. Этот вопрос должен решаться на основе норм гл. 24 ГК РФ ("Перемена лиц в обязательстве").

В тех случаях, когда отношения, возникшие на основе лицензионного договора, неразрывно связаны с личностью лицензиара, п. 7 не может применяться.

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Комментарий к статье 1235 Гражданского Кодекса РФ

1. В абзаце 1 п. 1 комментируемой статьи в общем виде сформулировано понятие лицензионного договора как договора о предоставлении другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК), селекционного достижения (ст. 1428 ГК), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК). В отношении права использования коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости перехода этого права по договору. В этом случае понятие лицензионного договора определяется непосредственно абз. 1 п. 1 комментируемой статьи.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК), заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК).

2. К упоминаемым в абз. 1 п. 1 ст. 1235 пределам использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относятся способы использования (абз. 2 п. 1, п. 6 комментируемой статьи), территория использования (п. 3 комментируемой статьи), срок использования (п. 4 комментируемой статьи).

3. Кодекс не содержит каких-либо общих требований к лицензиату. Однако договор о предоставлении права использования товарного знака, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), может быть заключен только с лицензиатом, обладающим исключительным правом на такое наименование (п. 3 ст. 1489 ГК).

4. Порядок заключения лицензионного договора в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции лицензиара относится решение вопроса о том, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. Однако Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров об открытой лицензии на основании публичной оферты в отношении предоставления права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (ст. 1429 ГК).

Кроме того, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Кодекс прямо допускает применение механизма договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК).

5. В соответствии с абз. 1 п. 1 комментируемой статьи лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего права использования.

Вопрос о выборе той или иной модели относится на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель соответствующего договора. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, т.к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью лицензионного договора является предоставление права использования соответствующего объекта и получение соответствующего вознаграждения, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

6. В абзаце 1 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются требования к форме и государственной регистрации лицензионного договора. Вопросам формы посвящены также положения п. 1 ст. 1286, ст. 1369, п. 1 ст. 1460, п. 1 ст. 1490 ГК, в которых применительно к произведению литературы, науки и искусства, изобретению, полезной модели и промышленному образцу, топологии интегральной микросхемы и товарному знаку воспроизводится требование абз. 1 п. 2 комментируемой статьи о письменной форме лицензионных договоров. В соответствии с п. 2 ст. 1286 ГК договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме. Во всех остальных случаях форма договоров определяется непосредственно абз. 1 п. 2 комментируемой статьи.

В соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК государственной регистрации подлежат лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК), товарного знака (ст. 1480 ГК). Требование государственной регистрации воспроизведено в специальных нормах применительно к лицензионным договорам о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1369 ГК) и товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК).

Что касается программы для ЭВМ и базы данных (п. 1 ст. 1262 ГК), а также топологии интегральной микросхемы (п. 1 ст. 1452 ГК), государственная регистрация которых носит факультативный характер и зависит от усмотрения правообладателя, вопрос о государственной регистрации договоров о предоставлении права использования этих результатов интеллектуальной деятельности должен решаться с учетом положений п. 7 ст. 1232 ГК, в соответствии с которым правила об обязательной государственной регистрации (включая и правило о государственной регистрации соответствующих договоров) подлежат применению к факультативной регистрации, если только Кодексом не предусмотрено иное. Иными словами, исключение из правила п. 2 ст. 1232 ГК применительно к государственной регистрации предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих факультативной регистрации, должно быть прямо предусмотрено Кодексом. Такое исключение, по существу, предусмотрено только для зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, т.к. в перечне подлежащих государственной регистрации способов перехода прав на эти результаты к другим лицам (п. 5 ст. 1262 ГК) отсутствует указание на лицензионный договор. Следует при этом иметь в виду, что, исключая государственную регистрацию лицензионных договоров о предоставлении права использования зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных, законодатель не вполне последователен, т.к. аналогичное исключение отсутствует применительно к другому результату интеллектуальной деятельности, подлежащему факультативной регистрации, - топологии интегральной микросхемы. Прямое указание на государственную регистрацию соответствующего лицензионного договора содержится в п. 7 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК. Такое указание представляется вполне оправданным, т.к. направлено на установление правовых последствий государственной регистрации указанного результата интеллектуальной деятельности, при отсутствии которых само условие о государственной регистрации во многом теряет юридическое значение.

Указание абз. 3 п. 2 комментируемой статьи на недействительность лицензионного договора означает его ничтожность. В случае несоблюдения письменной формы договора этот вывод следует из п. 2 ст. 162 и ст. 168 ГК, а в случае несоблюдения требования о государственной регистрации - из п. 1 ст. 165 ГК.

7. В абзаце 1 п. 5 комментируемой статьи в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК установлена презумпция возмездности лицензионного договора. Следовательно, по общему правилу лицензиат обязан уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В то же время допускается возможность заключения и безвозмездного лицензионного договора. В этом случае договор должен содержать прямое указание на его безвозмездный характер.

Презумпция возмездности лицензионного договора обладает, однако, некоторыми особенностями, связанными с тем, что в силу уникальности соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации к праву их использования в соответствии с абз. 2 п. 5 комментируемой статьи не могут быть применены правила п. 3 ст. 424 ГК, позволяющие путем сопоставления с ценой аналогичного товара восполнить отсутствующее в возмездном лицензионном договоре условие о размере причитающегося лицензиару вознаграждения.

Поэтому при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о вознаграждении или о порядке его определения соответствующий договор в силу прямого указания п. 5 комментируемой статьи считается незаключенным. Условие о вознаграждении в возмездном лицензионном договоре относится к числу его существенных условий (п. 1 ст. 432 ГК).

Положение абз. 2 п. 5 статьи последовательно проводится в п. 4 ст. 1286 ГК, в соответствии с которым в возмездном лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения литературы, науки и искусства должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. Кодекс допускает выплату лицензиару вознаграждения по такому договору в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Данное положение, хотя и сформулировано в Кодексе применительно к сфере авторского права, может по аналогии применяться для определения формы выплаты вознаграждения лицензиарам и по другим возмездным лицензионным договорам.

В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 1286 ГК Правительству РФ предоставлено право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений науки, литературы и искусства. Это положение, напротив, носит исключительный характер и не распространяется на возмездные лицензионные договоры о предоставлении права использования других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Последствия нарушения лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования объектов авторских и смежных прав установлены в п. 4 ст. 1237 ГК.

8. К числу существенных условий лицензионного договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК и п. 6 комментируемой статьи относятся условие о предмете договора и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При отсутствии в лицензионном договоре соглашения сторон об этих условиях соответствующий договор считается незаключенным.

Условие о предмете договора предполагает указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. Выдача охранных документов, удостоверяющих соответствующее исключительное право, предусмотрена Кодексом для изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК) и товарного знака (ст. 1481 ГК). Отсутствие в лицензионном договоре соответствующих сведений в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не может рассматриваться как признак отсутствия согласования сторонами одного из существенных условий лицензионного договора и соответственно не является основанием для признания такого договора незаключенным. Требование подп. 1 п. 6 комментируемой статьи не распространяется на свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530), т.к. Кодекс не допускает распоряжение исключительным правом на это средство индивидуализации. Не распространяются эти требования и на свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных (п. 3 ст. 1262 ГК) и свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК), т.к. эти свидетельства не могут рассматриваться в качестве правоустанавливающих документов ввиду факультативного характера регистрации указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующего результата или средства, и соответственно перечень прав лицензиата. При этом в соответствии с абз. 2 п. 1 комментируемой статьи право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Этому правилу корреспондирует указание п. 3 ст. 1237 ГК, в соответствии с которым использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по лицензионному договору, влечет его ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором.

9. К числу обычных условий лицензионного договора, не требующих, в отличие от существенных условий, непременного согласования сторонами, относятся условия о территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235), о сроке действия лицензионного договора (п. 4 ст. 1235), а также о сроке и порядке представления лицензиатом отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1237 ГК).

Необходимость включения в лицензионный договор условия о территории допустимого использования предопределяется территориальным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные условия действия на территории Российской Федерации исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1256), на объекты смежных прав (п. 3 ст. 1304, ст. ст. 1321, 1328, 1332, 1336, 1341), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346), на селекционные достижения (ст. 1409), на товарный знак (ст. 1479), на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1540).

В соответствии с п. 3 комментируемой статьи, в основу которого положены нормы Закона об авторском праве (п. 1 ст. 31), отсутствие в лицензионном договоре указания на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не влечет признание договора незаключенным. В этом случае лицензиат вправе осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации. Для предоставления лицензиату права использования такого результата или средства только на части территории Российской Федерации, а также за ее пределами в договоре должно содержаться прямое указание на соответствующую территорию.

Вопрос об использовании соответствующих объектов на территории иностранного государства не всегда зависит только от усмотрения сторон, а требует в целом ряде случаев, чтобы на территории этого государства признавались исключительные права, возникшие в другом государстве. Эти цели обычно достигаются путем предоставления иностранным правообладателям национального режима либо путем заключения многосторонних международных соглашений, распространяющих охрану, предоставленную на территории одного из участвующих в таком соглашении государств, на территорию других его участников.

10. Необходимость включения в лицензионный договор условия о сроке его действия предопределяется срочным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные сроки действия исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1281), на объекты смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331, 1335, 1340), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1363), на селекционные достижения (ст. 1424), на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457) и на товарный знак (ст. 1491).

Сроком действия исключительного права в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ограничивается максимальная продолжительность срока действия лицензионного договора. В свою очередь, срок действия лицензионного договора предопределяет продолжительность действия сублицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). В соответствии со ст. 190 ГК срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В случае, когда срок действия лицензионного договора установлен с нарушением правила абз. 1 п. 4 комментируемой статьи и превышает срок действия исключительного права, такой договор должен считаться заключенным на срок действия исключительного права. В этом случае по аналогии подлежит применению правило п. 3 ст. 1238 ГК.

В абзаце 2 п. 4 ст. 1235 определена максимальная продолжительность действия лицензионного договора в случае, когда в самом договоре срок его действия не определен. Исключение из этого правила, которое имеется в виду в комментируемой норме, установлено в п. 2 ст. 1469 ГК, в соответствии с которым лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен без указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок. Другим исключением, которое охватывается оговоркой абз. 2 п. 4 комментируемой статьи, будет заключение лицензионного договора менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права. В этом случае в соответствии с абз. 1 п. 4 срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.

В абзаце 3 п. 4 комментируемой статьи имеется в виду досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, использование которого является предметом лицензионного договора. Из этой нормы следует, что лицензионный договор прекращается во всех случаях, независимо от оснований, по которым было принято решение о досрочном прекращении исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации Кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (п. 4 ст. 1398 ГК), о предоставлении права использования селекционного достижения (п. 3 ст. 1441 ГК), а также о предоставлении права использования товарного знака (п. 6 ст. 1513 ГК), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

11. Помимо предусмотренных комментируемой статьей условий лицензионного договора, распространяющихся на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых допускается распоряжение исключительным правом, Кодекс устанавливает целый ряд условий лицензионных договоров о предоставлении права использования отдельных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Особым условием издательского лицензионного договора является обязанность лицензиата начать использование произведения в определенный договором срок (п. 1 ст. 1287 ГК). Условие о передаче заказчику материального носителя может быть предусмотрено сторонами при предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства по договору авторского заказа (п. 2 ст. 1288 ГК).

В течение всего срока действия договора о предоставлении права использования секрета производства лицензиар обязан сохранять конфиденциальность секрета производства. В свою очередь, лицензиаты обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия исключительного права на него (п. 3 ст. 1469 ГК).

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, а лицензиар, в свою очередь, вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (п. 2 ст. 1489 ГК).

Предоставление права использования коммерческого обозначения допускается только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется (п. 4 ст. 1539 ГК).

12. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, необходимо урегулировать последствия перехода этого права от лицензиара к другим лицам в период действия лицензионного договора. В пункте 7 комментируемой статьи эти последствия сформулированы по модели арендных отношений (п. 1 ст. 617 ГК), предопределяющей сохранение прав арендатора, обременяющего право собственности, в случае перехода права собственности к другим лицам. Указанный подход было необходимо прямо сформулировать в п. 7 комментируемой статьи ввиду невозможности в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним указанного режима арендных отношений только по аналогии закона.

Переход исключительного права в период действия лицензионного договора может произойти как по воле лицензиара - в результате отчуждения последним исключительного права либо перехода исключительного права к его наследникам в порядке универсального правопреемства, так и помимо воли лицензиара - при обращении взыскания на имущество лицензиара. При этом в силу п. 7 комментируемой статьи лицензионные договоры сохраняют силу независимо от оснований перехода прав лицензиара к другим лицам.

13. В соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК и существу договора коммерческой концессии.

Статья 1235. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.